Vynalézavý krok a nezřetelnost - Inventive step and non-obviousness

Vynálezecké činnosti a non-zřetelnost odrážejí obecný patentovatelnosti požadavku přítomny ve většině patentových zákonů , podle kterého vynález by měl být dostatečně vynálezu, tj nezřejmý-aby byl patentován. Jinými slovy, „[princip] neposlušnosti se ptá, zda je vynález adekvátní vzdálenost nad nebo nad současným stavem techniky “.

Výraz „vynálezcovský krok“ se používá převážně v Evropě, zatímco výraz „zjevnost“ se používá převážně v patentovém právu Spojených států . Někdy se také používá výraz „vynalézavost“. Ačkoli je základní princip zhruba stejný, hodnocení invenčního kroku a nezjistitelnosti se v jednotlivých zemích liší. Například praxe Evropského patentového úřadu (EPO) se liší od praxe ve Spojeném království.

Odůvodnění

Účelem kroku podle vynálezu nebo zjevného požadavku je vyhnout se udělování patentů na vynálezy, které vyplývají pouze z „normálního designu a vývoje produktu“, aby se dosáhlo náležité rovnováhy mezi pobídkou poskytovanou patentovým systémem, konkrétně podporou inovací, a jeho sociální náklady, jmenovitě udělování dočasných monopolů. Lišta nezjistitelnosti je tedy měřítkem toho, co společnost přijímá jako cenný objev. Dalšími důvody požadavku na nezjistitelnost jsou spíše pobídky pro základní výzkum než pro „přírůstková vylepšení“ a minimalizace „šíření ekonomicky nevýznamných patentů, které jsou drahé na vyhledávání a licencování“.

Podle teorie pobídky „je-li myšlenka tak zjevná, že by ji lidé v terénu vyvinuli bez většího úsilí, pak by stimuly poskytované patentovým systémem mohly být k jejímu vytvoření zbytečné“. Existuje tedy potřeba „vyvinout nějaké prostředky k odstranění těchto vynálezů, které by nebyly zveřejněny nebo vymysleny, ale k vyvolání patentu“. Merges a Duffy litují, že „standard podněcování neměl vliv na právní doktrínu a jeho absence v následné judikatuře vyvolává jednu z velkých nezodpovězených otázek patentového práva: Jak mohou soudy i nadále ignorovat zdánlivě rozumný a teoreticky pevný přístup k určování patentovatelnost? “

Kontroverze a alternativy

Při pokusu o vyřazení „snadných“ vynálezů přináší požadavek zjevnosti několik nevýhod celkového patentového systému, zejména ve farmaceutické oblasti, která nejvíce závisí na patentové ochraně. Například,

  1. „Standard neposlušnosti má ironický účinek obracení pokroku ve farmaceutických vědách proti sobě, protože standard zadržuje patentovou ochranu před léky na základě vědeckého pokroku, který vědcům umožnil identifikovat je jako ty, které pravděpodobně budou účinné.“ Farmaceutické společnosti „často opouštějí slibné kandidáty na léky z důvodu vnímaných slabin jejich patentové ochrany“. „Problém zjevných - a tedy nepatentovatelných - léků slibuje, že se bude časem zhoršovat, protože požadavek nenápadnosti, téměř ze své podstaty, obrací pokrok ve farmaceutických vědách proti sobě; to znamená, že popírá patentovou ochranu nových léků na základě samotného pokroku ve vědě, která vedla k jejich objevu. “ „Skutečným problémem je povaha samotného požadavku na nenápadnost, který zadržuje patentovou ochranu před léky, které se v raném výzkumu objevují nejslibněji, a penalizuje pokrok ve farmaceutických vědách. Vzhledem k těmto podivným tendencím v doktríně není překvapením, že výzkumníci často narážejí na požadavek neposlušnosti jako překážku patentování svých objevů. “ „Sociální náklady spojené se ztrátou těchto léků pravděpodobně daleko převažují nad výhodami pro veřejnost z rychlejšího přístupu k levným generikám nepatentovatelných léků, které se skutečně dostanou na trh.“ „Kdykoli patentová pravidla zabrání zavedení nového léku nebo terapie, nebo ji jen oddálí, jak se to může stát u finasteridu (k prevenci rakoviny prostaty), může být zranění veřejnosti vážné.“ „Současná patentová politika, která zadržuje patentovou ochranu před drogami, protože jim chybí novost nebo jsou zřejmé, představuje podstatnou hrozbu pro blahobyt veřejnosti.“ „Patentové standardy potlačují farmaceutické inovace omezením patentů na nové inovativní nápady pro léky, takže systém nenabízí žádnou pobídku pro vývoj společensky cenných léků, které byly zveřejněny nebo vytvořeny tak, aby vypadaly slibně v dřívějších publikacích.“ Rovněž bylo navrženo, že „jelikož požadavky klinického hodnocení FDA jsou důvodem, proč firmy zřídka vyvíjejí léky bez ochrany před generickými konkurenty“, FDA by měla být schopna spravovat odměnu za exkluzivitu s potřebou této ochrany a nabídnout pohodlné řešení nedostatků patentového systému při podpoře vývoje léčiv.
  2. Skutečnost, že vynálezce mohou používat vlastní zveřejnění jako dosavadní stav techniky - nejen pro novost, ale také pro analýzu zjevnosti - nutí jak pro ziskové, tak pro neziskové (od amerického zákona Bayh-Dole Act ) oddálit (nebo úplně zastavit) šíření jejich výsledků výzkumu, komplikovat spolupráci mezi různými institucemi a bránit ústavnímu účelu patentů „podporovat pokrok vědy“.
  3. Původní patent na vynález, který má velmi silný invenční krok představující zásadní průlomový vynález, je velmi často podán více než 20 let před zahájením komercializace jeho technologie a původní vynálezci nezískají plody svého vynálezu. Místo toho mají lidé, kteří přišli později (blíže k zahájení komercializace) s přírůstkovými vylepšeními původní technologie, s takovými vylepšeními, mnohem slabší invenční kroky, a mají větší šanci své vynálezy zpeněžit. Slavným příkladem takové situace je technologie Vanadium Redox-Flow Battery , kterou původně vynalezli a patentovali Pelligri a Spaziante v roce 1978 (britský patent 2030349, Oronzio de Nori Impianti Elettrochimici SpA, 1978), ale do roku 2017 nebyla komerčně rozšířena.

Ačkoli všechny země s aktivně fungujícími patentovými systémy mají v současné době požadavek na invenční krok, potřeba takové doktríny byla zpochybněna. Například „podstatná novinka“ byla navržena jako alternativní přístup. Mnoho zemí má kromě patentů také užitné vzory , které mají nižší (nebo žádný) požadavek na nezjistitelnost výměnou za kratší dobu trvání monopolu. Dostupnost ochrany užitných vzorů minimalizuje pro vynálezce, vývojáře a výrobce riziko spojené s nejistotou výsledku analýzy nezjistitelnosti (soudního sporu) (viz níže).

V USA neexistuje gradace, která by byla vynalézavějším krokem - delší doba trvání patentu a používá se přístup typu „všechno nebo nic“. V rámci takového systému je stanovení hranice mezi vynalézavým (vše) a zjevným (nic) nejednoznačné, jak dokládají četné soudní spory s měnícími se výsledky odvolání (např. Sanofi-Aventis GmbH v. Glenmark Pharmaceuticals , 748 F. 3d 1354 (Fed. Circuit) 2014)). Unikátní je také možnost zavést jako důkaz skutečnosti / zjevnosti zjevený po podání příslušné patentové přihlášky. (např. Knoll Pharm. Co. v. Teva Pharm. USA, Inc. 367 F.3d 1381, 1385 (Fed. Circ. 2004) a Genetics Inst., LLC v. Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc. 655 F.3d 1291, 1307 (Fed.Circ.2011), In re Khelgatian 53 CCPA 1441, 364 F.2d 870, 876 (1966)).

I když je potřeba nízké míry vynalézavosti dobře uznána, navrhované prostředky k jejímu skutečnému měření byly celkem neúspěšné navzdory 200leté historii judikatury. „Norma, která je jasná a snadno aplikovatelná důsledně, označí, kde přesně leží lišta zjevnosti, a poskytne společnosti jako celku, zejména zákonodárcům, měřítko pro hodnocení účinnosti patentového systému. Navíc taková norma umožní nižší soudy správně a důsledně určují nezjistitelnost, přinejmenším hypoteticky snižující nejistotu, vyvolávající uniformitu a snižující pravděpodobnost obrácení. “ Pan Cecil D. Quillen Jr., hlavní poradce společností Putnam, Hayes a Bartlett, Inc. a bývalý hlavní právní zástupce společnosti Eastman-Kodak Company , souhlasí: „PTO by měl uplatňovat stejný standard, jaký se uplatňuje u soudů, aby majitelé patentů dostávali patent, který si zaslouží respekt, spíše než pouhé pozvání na ruletové kolo soudních sporů. “ Nejvyšší soud USA však kritizoval patentovou agenturu za to, že nedodržovala stejné standardy jako soudy:

[Je třeba si uvědomit, že primární odpovědnost za prosévání nepatentovatelného materiálu spočívá v patentovém úřadu. Čekání na soudní spor znamená z praktických důvodů oslabení patentového systému. Zaznamenali jsme pověstný rozdíl mezi standardy uplatňovanými patentovým úřadem a soudy. I když lze uvést mnoho důvodů k vysvětlení rozporu, jedním z nich může být volná ruka, kterou často používají zkoušející při používání pojmu „vynález“.

Jurisdikce

Kanada

Požadavek zjevnosti je kodifikován v části 28.3 patentového zákona (RSC, 1985, c. P-4) .

28.3 Předmět definovaný nárokem v přihlášce patentu v Kanadě musí být předmětem, který by ke dni nároku nebyl zjevný pro odborníka v oboru nebo vědě, kterého se týká, s ohledem na
a) informace zveřejněné více než jeden rok před datem podání přihlašovatelem nebo osobou, která od něj přímo nebo nepřímo získala znalosti takovým způsobem, že tyto informace byly zpřístupněny veřejnosti v Kanadě nebo jinde; a
b) informace zveřejněné před datem vzniku nároku osobou neuvedenou v písmenu a) takovým způsobem, že tyto informace byly zpřístupněny veřejnosti v Kanadě nebo jinde.

Nejvyšší soud Kanady potvrdil test na non-zřetelnost vyložený v Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Velká Británie) Ltd., v Apotex Inc. v Sanofi-Synthelabo Canada Inc.. :

  1. Identifikujte fiktivní „odborníka v oboru“ a identifikujte příslušné obecné obecné znalosti o této osobě;
  2. Určete invenční koncept dotyčného nároku, nebo pokud ho nelze snadno provést, vyložte jej;
  3. Zjistěte, jaké existují rozdíly mezi věcmi uváděnými jako součást „nejmodernějšího stavu techniky“ a invenční koncepcí nároku nebo vyloženým nárokem;
  4. Z pohledu bez znalosti údajného vynálezu, jak je nárokován, představují tyto rozdíly kroky, které by byly zřejmé odborníkovi v oboru, nebo vyžadují nějaký stupeň vynálezu?

Kanadské soudy rovněž uznávají ekvivalenty objektivních indicií USA, tj. Faktory, které podporují patentovatelnost vynálezu:

  1. Dlouho pociťovaná, ale neuspokojená potřeba vynálezu, zatímco potřebné implementační umění a prvky byly dlouho k dispozici;
  2. Ocenění, že problém existuje a jaký byl problém, bylo dříve neviděno odborníky v oboru;
  3. Podstatné pokusy odborníků v oboru uspokojit potřebu (1) nebo vyrovnat se s obtížemi vyplývajícími z nepochopení problému (2);
  4. Obchodní úspěch vynálezu kauzálně souvisí spíše s vynálezem samotným než s faktory, jako je reklama nebo atraktivní obal;
  5. Nahrazení zařízení podle stavu techniky patentovaným vynálezem;
  6. Okamžité kopírování vynálezu majitele patentu konkurencí;
  7. Dosažení souladu průmyslového odvětví s platností patentu tím, že bude ctěn patent tím, že získá licence nebo neporuší patent, nebo obojí:
  8. Existence dosavadního stavu techniky nebo výuky znalostí mimo technický směr, kterým se držel patent;
  9. Neočekávanost výsledků vynálezu pro odborníky v oboru; a
  10. Nedůvěra a nedůvěra ze strany odborníků v oboru, že přístup majitele patentu fungoval.

Evropská patentová úmluva (EPC)

Podle čl. 52 odst. 1 ve spojení s čl. 56 první větou EPC se evropské patenty udělují na vynálezy, které mimo jiné zahrnují vynálezcovský krok, tj. Vynález s ohledem na současný stav techniky , nesmí být zřejmé odborníkovi v oboru .

Tyto průzkumových Divize , že námitková oddělení , a odvolací senáty Evropského patentového úřadu téměř vždy použít „přístup problém-řešení“ s cílem posoudit a rozhodnout, zda je vynález zahrnuje vynálezeckou činnost. Přístup spočívá v:

  1. identifikace nejbližšího stavu techniky , nejrelevantnějšího stavu techniky nebo alespoň realistického výchozího bodu;
  2. stanovení objektivního technického problému , tj. určení, s ohledem na nejbližší stav techniky, technický problém, který nárokovaný vynález řeší a úspěšně řeší; a
  3. zkoumá , zda nebo ne nárokovaného řešení pro objektivní technického problému je zřejmé pro odborníka v oboru s ohledem na stav techniky obecně.

Tento poslední krok se provádí podle „možného přístupu“. Na základě tohoto přístupu je třeba za účelem posouzení, zda vynález zahrnuje invenční krok, řešit následující otázku ( vyvrcholením je přístup k řešení problému):

Existuje nějaká výuka v dosavadním stavu techniky jako celek, která by nejen mohla přimět odborníka, který čelí objektivnímu technickému problému formulovanému při zvažování technických vlastností, které nebyly zveřejněny v nejbližším dosavadním stavu techniky, k úpravám nebo přizpůsobení řekl nejbližší dosavadní stav techniky při zohlednění tohoto učení [učení dosavadního stavu techniky, nejen učení nejbližšího dosavadního stavu techniky], čímž dospěl k něčemu spadajícímu do rámce nároků, a tak dosáhl toho, čeho dosahuje vynález?

Pokud by byl odborník vyzván k úpravě nejbližšího dosavadního stavu techniky tak, aby dospěl k něčemu, co spadá do rozsahu nároků, pak vynález nezahrnuje krok podle vynálezu.

Nejde o to, zda odborník mohl k vynálezu dospět přizpůsobením nebo úpravou nejbližšího dosavadního stavu techniky, ale zda by tak učinil, protože by ho k tomu podněcoval dosavadní stav techniky v naději na vyřešení objektivního technického problému nebo v očekávání nějakého zlepšení nebo výhody. To musel být případ zkušeného pracovníka před datem podání přihlášky nebo dnem přednosti platným pro posuzovanou reklamaci.

Spojené království

Zásadním testem pro posouzení, zda jde o invenční krok, zůstává zákonný test: Actavis v Novartis [2010] EWCA Civ 82 at [17]. Tato zkouška je následující: vynález je třeba považovat za krok vynalézavosti, pokud „není zřejmý“ „odborníkovi v oboru“ s ohledem na jakoukoli záležitost, která tvoří součást „současného stavu techniky“ na základě oddílu 2 (2): s 3 Patents Act 1977 .

Soudy Spojeného království přijaly obecný rámec, aby pomohly přiblížit se (neodpovídat) na základní zákonný test. Je známý jako test Windsurfing nebo Pozzoli .

Ve věci Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (GB) Ltd. [1985] RPC 59 navrhl odvolací soud následující rámec:

  1. Identifikujte invenční koncept obsažený v patentu;
  2. Přičítat běžně kvalifikovanému, ale nepředstavitelnému adresátovi, jaké byly obecné znalosti v oboru k datu priority;
  3. Uveďte rozdíly (jsou-li nějaké) mezi citovanou záležitostí a údajným vynálezem; a
  4. Rozhodněte, zda tyto rozdíly (při pohledu bez znalosti údajného vynálezu) představovaly kroky, které by byly odborníkovi „zřejmé“, nebo zda vyžadovaly jakýkoli stupeň vynálezu.

Tento test byl mírně přepracován v novějším případě odvolacího soudu Pozzoli Spa v. BDMO SA & Anor [2007] EWCA Civ 588 (22. června 2007):

  1. (a) identifikovat fiktivní „osobu odborně způsobilou v oboru“; (b) identifikovat příslušné obecné všeobecné znalosti o této osobě;
  2. Určete invenční koncept dotyčného nároku, nebo pokud ho nelze snadno provést, vyložte jej;
  3. Zjistěte, jaké existují rozdíly mezi věcmi uváděnými jako součást „nejmodernějšího stavu techniky“ a invenční koncepcí nároku nebo vyloženým nárokem;
  4. Z pohledu bez znalosti údajného vynálezu, jak je nárokován, představují tyto rozdíly kroky, které by byly zřejmé odborníkovi v oboru, nebo vyžadují nějaký stupeň vynálezu?

Ve věci Schlumberger Holdings Ltd versus Electromagnetic Geoservices AS [2010] EWCA Civ 819 (28. července 2010) odvolací soud objasnil, že fiktivní adresát (kterým může být zkušený tým) použitý pro stanovení invenčního kroku se může lišit od postupu použitého pro určení konstrukce nároku nebo dostatečnosti.

Spojené státy

„Nezřetelnost“ je termín používaný v americkém patentovém právu k popisu jednoho z požadavků, které musí vynález splňovat, aby získal způsobilost k patentovatelnosti, kodifikovaný v 35 USC § 103 . Jedním z hlavních požadavků patentovatelnosti v USA je, že patentovaný vynález není zřejmý, což znamená, že „osoba s běžnými znalostmi v oboru“ (PHOSITA) by neví, jak vyřešit problém, na který je vynález zaměřen pomocí přesně stejného mechanismu. Jelikož se standard PHOSITA v praxi ukázal jako příliš nejednoznačný, poskytl Nejvyšší soud USA později další dva užitečné přístupy, které v současné době řídí praktickou analýzu zjevnosti ze strany patentových zkoušejících a soudů: Graham et al. v. John Deere Co. z Kansas City a kol. , 383 US 1 (1966) uvádí pokyny k tomu, co je „zřejmé“, a KSR v. Teleflex (2006) uvádí pokyny k tomu, co je „zřejmé“.

Historický vývoj

Ústavně je požadavek na nezjistitelnost stanoven v čl. 1 odst. 8 bodu 8 : „Kongres bude mít pravomoc… podporovat pokrok vědy… zajištěním na omezenou dobu… vynálezcům výlučné právo na jejich… Objevy ". Fráze na podporu pokroku vědy definuje účel patentového systému, který spočívá spíše v podpoře soukromých investic do základního vědeckého výzkumu, než v udělení monopolu na něco, co je převzato z veřejné sféry (nebo na něco, co omezuje možnosti dělat to výzkum, např. výzkumné nástroje nejsou patentovatelné). Požadavek Progress of Science ústavně potvrzuje pragmatický přístup k nezjistitelnosti popsaný níže. Slovo Objevy stanoví úroveň, na kterou musí příspěvek k pokroku vědy vzrůst, aby si zasloužil dočasný monopol.

1790-1850: počátky

První patent zákonem schváleným Kongresem v roce 1790 zapotřebí patentovatelnými vynálezy nebo objevy, aby byl „dostatečně užitečné a důležité.“ Lze interpretovat to důležité jako důležité pro pokrok vědy, protože důležitost pro ekonomiku se uvádí jako užitečná . Následující patentový zákon z roku 1793 neměl důležitý jazyk, ale uváděl, že „pouhá změna formy nebo proporcí jakéhokoli stroje nebo složení hmoty v jakémkoli rozsahu nebude považována za objev“. (Toto prohlášení bylo ve skutečnosti převzato z francouzského patentového zákona z roku 1791 ). To se odráželo v dopise Thomase Jeffersona z roku 1814, ve kterém bylo vysvětleno, že změna materiálu, například z litiny na kované železo, je pro patentovatelnost nedostatečná.

Obtížnost formulovat podmínky patentovatelnosti byla zvýšena obecností ústavního grantu a stanov, které jej provádějí, spolu se základní politikou patentového systému, že „věci, které mají pro veřejnost cenu za ztrátu výlučného patentu“, jak Jefferson to vyjádřil, musí převážit omezující účinek omezeného patentového monopolu. Patent Zákon 1836 neměla „jednoduše měnící“ jazyk, ale místo toho bylo uvedeno, že komisaře patentů bylo povoleno vydat patent na každém „dostatečně používaných a důležité“ podle vynálezu nebo objevu.

Nejvyšší soud USA se poprvé zabýval otázkou vynalézavosti / neobjevitelnosti / objevu v roce 1822 ve věci Evans v. Eaton (20 US 356 431), když schválil výklad soudu nižšího stupně, že patentovatelné vylepšení musí zahrnovat změnu „princip stroje “, nikoli „pouhá změna tvaru nebo rozměrů“. V současné době se takové variace obvykle interpretují jako nedostatek novosti, nikoli jako invenční krok.

1851–1951: snaží se najít praktická kritéria

Otázka nejasnosti se znovu dostala k Nejvyššímu soudu USA v roce 1851 ve věci Hotchkiss v. Greenwood . Otázkou bylo, zda si náhrada známých materiálů dveřních knoflíků, jako je kov nebo dřevo, za nový materiál - porcelán - zaslouží patent. Soud dospěl k závěru, že „vylepšení je dílem šikovného mechanika, nikoli vynálezce“, a patent zneplatnil. Takový přístup předpokládá myšlenkovou linii, která byla později formulována jako přístup PHOSITA (osoba s běžnými znalostmi v oboru) k analýze vynalézavosti. Navzdory tomu, že začal rozvíjet přístup PHOSITA, Soud nedal praktické prostředky k určení toho, kolik vynalézavosti si zaslouží patent. Zde stojí za zmínku, že Eaton, respektive Hotchkiss, ilustrují dosavadní trend uvádět vhodnou vynalézavost definováním toho, co je zřejmé (postrádá invenční krok / objev) a co není zřejmé (má invenční krok / objev) .

V období od roku 1851 do roku 1951 se k Nejvyššímu soudu dostalo několik nových případů týkajících se nezřejmosti nárokovaného předmětu patentu. Jedním z pozoruhodných případů je Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard 87 US (20 Wall.) 498 (1874), ve kterém Nejvyšší soud zrušil patent na tužku s gumovou gumovou čepičkou, na základě teorie, že každý zná gumovou vůli přilepte na dřevo zasunuté do otvoru v gumě. V dalším pozoruhodném případě, Sinclair & Carrol Co. v. Interchemical Corp. (1945), Nejvyšší soud USA shledal, že patent „není produktem dlouhého a obtížného experimentování“ a že „čtení seznamu a výběr známé sloučeniny splnit známé požadavky není důmyslnější než vybrat poslední kousek, který chcete vložit do posledního otvoru v skládačce ".

Během této doby se však soudy snažily najít jak požadovanou úroveň vynalézavosti a zjevnosti, tak prakticky užitečná kritéria pro měření těchto úrovní. Jedním z pozoruhodných příkladů tohoto boje je případ Nejvyššího soudu USA z roku 1941 ve věci Cuno Engineering v. Automatic Devices Corp. , o kterém se říká, že zavedl záblesk geniální doktríny jako test patentovatelnosti vynálezu: „nové zařízení musí odhalit záblesk tvůrčího génia, nejen dovednosti volání “.

Předpokládalo se, že přístup Flash of Genius posunul analýzu vynalézavosti z důležitosti a z PHOSITA do stavu mysli vynálezce; způsobilo to rozruch v komunitě patentového práva, protože soudy se snažily najít alternativní přístupy. Jedním z pozoruhodných příkladů tohoto boje jsou postavení soudce Douglase ve společnosti Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp. v roce 1950, kde se domníval, že aby si vynález zasloužil patent, musel sloužit konci vědy - aby posunout hranice chemie, fyziky apod. "; zatímco dva roky předtím ve věci Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co. uvedl, že objev nového přirozeného principu - není sám o sobě patentovatelný, „jakkoli geniální objev tohoto přirozeného principu mohl být“.

Podobný problém nastal znovu v Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc. (2012), kde většina Nejvyššího soudu USA uvedla: „Závěr je takový, že (1) nově objevený zákon přírody je sám o sobě nepatentovatelný a (2) použití tohoto nově objeveného zákona je také obvykle nepatentovatelné, pokud se aplikace spoléhá pouze na prvky již známé v oboru. “ Je však třeba poznamenat, že tento názor zůstává velmi kontroverzní; jak uvedl soudce Stephen Breyer , riskovalo to, že se „všechny vynálezy stanou nepatentovatelnými, protože všechny vynálezy lze omezit na základní přírodní principy, které, jakmile budou známy, činí jejich realizaci zřejmou.“ Mayo, 132 S. Ct. v 1303–04

Tato pozice vyvolala problémy, pokud jde o potřebu stanovit hranici patentovatelné oblasti, a to nejen rutinními vylepšeními, ale také velkým pokrokem ve vědě, tj. Vytvořením příliš velkého monopolu, který by mohl spíše bránit v podpoře pokroku vědy. V současné době je druhá hranice stanovena požadavkem na předmět způsobilý k patentu (výzkumné nástroje, vědecké teorie a zákony nejsou způsobilé k patentování), zatímco otázka toho, kolik vynalézavosti je zapotřebí, aby si zasloužil patent, má být definována prostřednictvím - požadavek zjevnosti.

Trendem, který se začal rozvíjet kolem roku 1950 (a dnes dominuje), bylo vyžadovat zveřejnění prvku objevu a zároveň udělit patentový monopol pouze na jednu nebo několik „konkrétních aplikací [přírodních] zákonů“, s nimiž objevitel přišel před bude zveřejněno první zveřejnění. Očekává se, že dualita mezi požadavkem zjevnosti a nadměrným rozsahem pohledávek se v pravý čas dočká dalšího vývoje u Nejvyššího soudu USA.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp. z roku 1950 je často považováno za známku pragmatického přístupu, protože Soud zvrátil (po potvrzení u dvou nižších soudů) udělení patentu komerčně úspěšné, ale velmi jednoduché mechanické zařízení jako pouhý „gadget“. Na základě svého rozhodnutí, že kombinace „která spojuje pouze staré prvky beze změny jejich příslušných funkcí“ je nepatentovatelná, protože takový patent by „zjevně stáhl to, co již je známo, do oblasti svého monopolu a zmenšil… zdroje, které má k dispozici zruční muži. “ Další příklad nedostatečné vynalézavosti té doby lze najít v In re Aller (CCPA, 1955) „Není invenční objevovat optimální nebo proveditelné rozsahy rutinním experimentováním.“ Toto omezení však bylo zrušeno později v případech, kdy „parametr musí být rozpoznán jako výsledná efektivní proměnná před stanovením rutinního experimentování“.

Jako praktickou zkoušku pragmatického přístupu nižších soudů navrhl Nejvyšší soud „neobvyklé nebo překvapivé důsledky“ z kombinace starých prvků: „[Pouze] když celek nějakým způsobem převyšuje součet jeho částí akumulace starých zařízení patentovatelná. “ Ačkoli čas potvrdil pragmatický přístup (podporuje patent pokrok vědy nebo ho odvádí od veřejného prostoru), kritérium „neobvyklých nebo překvapivých důsledků“ se ukázalo jako příliš nejednoznačné a v praxi příliš vysoké. Na druhou stranu, protikritérium pro kombinaci, která „spojuje pouze staré prvky beze změny jejich příslušných funkcí“, je od té doby v praxi užitečné.

Dalším relevantním případem z tohoto období je Graver Tank & Manufacturing Co. v.Linde Air Products Co. Stanovila myšlenkovou linii, že je třeba brát v úvahu to, co vynálezce nevyžadoval ve vydaném patentu, ale je zjevnou variací toho, co bylo nárokováno. jak jsou pokryty nároky prostřednictvím Nauky ekvivalentů .

Ani pragmatický přístup, ani kritérium „neobvyklého nebo překvapivého následku“ však v té době nezískaly další vývoj, protože Kongres přijal v roce 1952 odlišný přístup k určení nezjistitelnosti, který se vrací k subjektivnímu faktoru podobnému vynálezci (zvanému PHOSITA, tj. Osoba mající běžné dovednosti v oboru).

1952–1964: PHOSITA

S cílem snížit dopad nejasnosti na patentovatelnost, eliminovat záblesk geniálního testu a poskytnout spravedlivější a praktičtější způsob, jak zjistit, zda si zveřejnění vynálezu zaslouží patentový monopol, vzal Kongres věc do svých rukou a přijal patentový zákon z roku 1952, 35 § USC § 103 zní:

Patent nemusí být možné získat, i když vynález není totožně popsán ani popsán, jak je uvedeno v oddíle 102 (Požadavek novosti) tohoto titulu, pokud rozdíly mezi předmětem, který má být patentován, a dosavadním stavem techniky jsou takové, že předmět jako celek by bylo zřejmé v době, kdy byl vynález proveden pro osobu s běžnými znalostmi v oboru, kterého se předmět týká. Patentovatelnost nesmí být zpochybněna způsobem, jakým byl vynález vyroben.

Poslední věta o způsobu byla přidána, aby potlačila záblesk geniálního testu.

Patentový zákon z roku 1952 přidal 35 USC § 103, který účinně kodifikoval zjevnost jako požadavek ukázat, že myšlenka je vhodná pro patentovou ochranu. Tato část v zásadě vyžaduje srovnání předmětu, který má být patentován, a dosavadního stavu techniky, aby se určilo, zda by předmět patentu jako celek byl nebo nebyl v době vynálezu zřejmý osobě, která má běžné dovednost v oboru aka PHOSITA. (Podobná kritéria byla přijata a v současné době se používají v mnoha dalších zemích.) Clark rozhodl, že Kongres měl při přijetí zákona za cíl kodifikovat a vyjasnit obecné právo kolem patentového zákona tím, že výslovně stanoví požadavek zjevnosti. Ukázalo se však, že tento test je nejednoznačný a v praxi málo nápomocný, protože PHOSITA neexistuje.

1964–1984: Adamsova trilogie a Grahamovy faktory

Nejvyšší soud brzy podal praktičtější výklad patentového zákona z roku 1952. Sledoval přístup, který začal ve Velkém Atlantiku, s pravidlem odmítnutí pro kombinaci, která „spojuje pouze staré prvky bez změny jejich příslušných funkcí“ a brzy přidala pravidla přijetí . Bylo provedeno, bylo to nyní označováno jako „Adamsova trilogie“: Calmar v. Cook Chemical (1964), [9] Graham v. John Deere Co. (1966) a USA v. Adams (1966).

Ve věci Graham v.John Deere Co. Soud rozhodl, že § 103 vyžaduje pro vyřešení otázky zjevnosti stanovení následujících skutkových otázek:

  1. rozsah a obsah dosavadního stavu techniky;
  2. úroveň běžných dovedností v oboru;
  3. rozdíly mezi nárokovaným vynálezem a stavem techniky.

Kromě toho Účetní dvůr zmínil „druhotné úvahy“, které by případně mohly sloužit jako důkaz zjevnosti. Představují (spolu s pravidlem odmítnutí společnosti Great A. & P. ​​Tea pro kombinaci, která „spojuje pouze staré prvky bez změny jejich příslušných funkcí“), což představuje prakticky užitečný přístup k určení toho, o čem je nárokovaný vynález zřejmý, a běžně se označují jako „Grahamovy faktory“. Ten, po několika revizích nižšími soudy, vypadá v moderní podobě následovně:

  1. obchodní úspěch vyplývající z invenčního aspektu zařízení;
  2. dlouho pociťované, ale nevyřešené potřeby; a
  3. přetrvávající selhání ostatních (Aby tyto důkazy svědčily o zjevnosti / nezjistitelnosti, je třeba prokázat, že nárokovaný vynález řeší konkrétní problém a že byly provedeny předchozí neúspěšné pokusy o vyřešení téhož problému kvalifikovanými osobami vybavenými informovanou znalost problému as nástroji podle dosavadního stavu techniky nezbytnými k jeho vyřešení.)

Následující vývoj judikatury zdůraznil, že Grahamovy faktory a další sekundární úvahy nemohou překonat silný prima facie případ zjevnosti.

V praxi se tyto (a další později přidané) sekundární úvahy staly nejužitečnějšími kritérii pro nezjistitelnost: „Důkazy o druhotných úvahách mohou být často nejpravděpodobnějším a nejpřesvědčivějším důkazem v záznamu. Může často prokázat, že se objevuje vynález bylo zřejmé ve světle dosavadního stavu techniky nebylo. “

USA v. Adams (1966) je obzvláště pozoruhodný případ, kdy jediný vynálezce pracující ve své garáži na primární baterii Mg / CuCl / Cu vyhrál u Nejvyššího soudu případ porušení patentu proti vládě USA, založený především na Grahamových faktorech (např. opakovaná selhání ostatních). V trilogii o nezjistitelnosti Nejvyšší soud dále vyvinul vedle sekundárních faktorů Grahamových faktorů pozitivní sekundární ne / zjevnost jako negativní sekundární úvahy, ale poznamenal, že sekundární faktory nemohly překonat silný prima facie případ zjevnosti. Na rozdíl od věci Spojené státy v. Adams , kde Soud uznal, že když patent nárokuje strukturu již známou v dosavadním stavu techniky, která se mění pouhou záměnou jednoho prvku za jiný známý v oboru, musí kombinace přinést více než výtěžek předvídatelný výsledek, V Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co. (1969), dva již existující prvky v kombinaci neudělaly nic víc, než by dosáhly v samostatném, postupném provozu. Podobně v rozsudku Sakraida v. Ag Pro Inc. (1976) jednomyslný Nejvyšší soud USA shledal nárokovaný vynález (systém proplachování vody k odstranění kravského hnoje z podlahy mléčné stáje) zřejmý, protože „jednoduše uspořádá staré prvky bez“ výroba nové nebo jiné funkce “, i když„ bezpochyby jde o velké pohodlí, dosažení požadovaného výsledku levnějším a rychlejším způsobem a dosažení komerčního úspěchu. “Toto je důležitý precedens, protože obrátil faktor 1. Grahama (obchodní úspěch) V rozsudku Dann v. Johnston (1976) Nejvyšší soud varoval, že „pouhá existence rozdílů mezi dosavadním stavem techniky a vynálezem nezakládá neobjevitelnost vynálezu. Rozdíl mezi dosavadním stavem techniky a systémem respondentů jednoduše není tak velký, aby učinil systém nenápadným pro člověka, který má přiměřené znalosti v oboru. “

Během tohoto období zvážily další soudy i další sekundární úvahy (v pořadí podle důležitosti podle Judge Learned Hand :

1) dlouho pociťovaná potřeba řešení skutečného problému, který byl uznán v dosavadním stavu techniky nebo v průmyslu.

2) selhání ostatních při řešení stejného problému (jsou-li vybaveni stejnými znalostmi)

3) značné úsilí a vysoké náklady na vývoj vynálezu.

4) skepticismus nebo nedůvěra před vynálezem jako indikátor zjevnosti.

5) kopírování, chvála, neočekávané výsledky a přijetí průmyslem jako indikátory nezjistitelnosti.

6) kopírování jako indikátor zjevnosti

7) obchodní úspěch.

8) neočekávané výhody.

Přítomnost několika příznivých úvah zesiluje argument pro nezjistitelnost.

Dalším důležitým výsledkem Grahama bylo rozhodnutí, že zjevnost patentového nároku je spíše otázkou práva než otázkou faktu, tj. Musí o něm rozhodovat soudce, nikoli porota. Soudní dvůr nicméně uvedl, že „část 103 podmínka (samozřejmost)‚se hodí do několika základních věcných dotazů.‘Byl to dramatický zvrat 150 let historie precedens, který zpracuje na otázky platnosti patentu jako otázky skutkového stavu. Nonobviousness v patentu Law: A Question of Law or Fact ?, 18 Wm. & Mary L. Rev. 612 (1977), https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol18/iss3/7 Nicméně Grahamův jazyk ponechal dvojznačnost „zda Soud chtěl naznačit, že zjevnost je faktickým závěrem vyvozeným ze důkazních zjištění nebo právním závěrem založeným na faktických šetřeních. “ Neposlušnost v patentovém právu: otázka zákona nebo faktu ?, 18 Wm. & Mary L. Rev. 612 (1977) ), https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol18/iss3/7 Následně nižší soudy tuto otázku objasnily: ačkoliv rozhodnutí týkající se rozsahu a obsahu dosavadního stavu techniky, rozdíly mezi dosavadním stavem techniky a patentovaný objekt a úroveň dovedností v příslušném oboru jsou věcné v nat ure (a ponecháno porotě), konečným závěrem zjevnosti je jeden ze zákonů (rozhoduje soudce) ... Zjištění zjevnosti podle článku 103 proto představuje zjištění, že skupina jednotlivců byla schopna dosáhnout stejného zlepšení v dosavadním stavu techniky, jak to vyrobil majitel patentu.

1984–2006: Výuka-návrh-motivační test

Současně nově zřízený odvolací soud Spojených států pro federální okruh , který měl zavést jednotnou judikaturu pro odvolání na platnost patentu, začal úplně odmítat „neobvyklý a překvapivý přístup“ a zavedl „učení, návrh a motivační “(TSM) test v ACS Hosp. Sys. (1984) . Zkouška umožnila odmítnutí patentu pro zjevnost pouze tehdy, když faktická výuka, návrh nebo motivace ze stavu techniky ukazují vhodnost patentované kombinace.

Dále lze považovat kombinaci dříve známých prvků za samozřejmou. Jak uvedl Federal Circuit ve věci Winner Int'l Royalty Corp. v. Wang , v dosavadním stavu techniky musí existovat návrh nebo výuka kombinovat prvky zobrazené v dosavadním stavu techniky, aby byl zřejmý patent. Obecně tedy kritický dotaz, jak tvrdí Federální obvod, spočívá v tom, zda existuje v dosavadním stavu techniky něco, co by naznačovalo vhodnost, a tedy zjevnou povahu, kombinace dříve známých prvků.

Tento požadavek se obecně označuje jako test „výuka-návrh-motivace“ (TSM) a říká se, že slouží k prevenci předsudků při zpětném pohledu . Protože téměř všechny vynálezy jsou kombinací známých prvků, vyžaduje test TSM zkoušejícího patentu (nebo obviněného narušitele), aby prokázal, že existuje nějaký návrh nebo motivace kombinovat známé prvky za vzniku nárokovaného vynálezu. Někteří kritici testu TSM tvrdili, že test vyžaduje důkazy o výslovném učení nebo návrhu provést konkrétní modifikaci dosavadního stavu techniky, ale federální okruh objasnil, že motivace může být implicitní a může být poskytnuta například výhoda vyplývající z úpravy. Jinými slovy, explicitní výuka podle dosavadního stavu techniky nebo návrh provést konkrétní modifikaci je dostatečná, ale není nutná pro zjištění zjevnosti.

Test TSM je ve skutečnosti více podobný požadavku na novost než na nezjistitelnost. Navzdory okamžitému a ohromujícímu rozruchu v technických a právních komunitách, které kritizují TSM jako příliš nízkou, Kongres nereagoval na zrušení standardu TSM. Jeho použití však upřesnil Nejvyšší soud USA ve věci KSR v. Teleflex (2007).

Je zřejmé Není to zřejmé
pouhá změna formy nebo proporcí (Evans, 1822) změna „principu stroje“ (Evans, 1822)
výměna materiálu za známý materiál beze změny funkce, i když výsledky s nižšími náklady (Hotchkiss 1851) neobvyklé nebo překvapivé důsledky (Great Atlantic, 1950)
spojuje pouze staré prvky beze změny jejich příslušných funkcí. (Velký Atlantik, 1950) Pouze tehdy, když celek nějakým způsobem převyšuje součet jeho částí, je akumulace starých zařízení patentovatelná. “(Great Atlantic, 1950)
když patent nárokuje strukturu již známou v dosavadním stavu techniky, která je pozměněna pouhou záměnou jednoho prvku za jiný známý v oboru, musí kombinace přinést více než předvídatelný výsledek. Adams, 1966 Nepředvídatelné výsledky ze substituce / kombinace (obrácený Adams)
[t] dva [již existující prvky] v kombinaci neudělaly víc, než by činily v samostatném, postupném provozu. Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 1969. Synergismus z kombinace (obrácený Adams).
Dosavadní stav techniky navrhuje pouhou možnost takového řešení, i když neříká přesné rozsahy (TSM) skepticismus nebo nedůvěra před vynálezem (Environmental Designs, 1983). Selhání ostatních (Graham)
Požadované řešení se v praxi nepoužívá a soudní spor je podán patentovým trolem. kopírování, chvála, neočekávané výsledky a průmyslové přijetí. Allen Archery, 1987. Obchodní úspěch (Graham).
Kombinování prvků podle dosavadního stavu techniky podle známých metod pro získání předvídatelných výsledků; KSR, 2007 Nepředvídatelné výsledky, i když kombinace zahrnuje známé prvky a metody, a ještě lépe, pokud je prvek nebo metoda nová.
Jednoduché nahrazení jednoho známého prvku jiným za získání předvídatelných výsledků. KSR, 2007 Nepředvídatelné výsledky substituce.
Použití známé techniky k vylepšení podobných zařízení (metod nebo produktů) stejným způsobem. KSR, 2007 Použití techniky ke zlepšení nepodobných zařízení (metod, produktů), i když je tato technika známá v jiné oblasti
„Je zřejmé to vyzkoušet“ - výběr z konečného počtu identifikovaných, předvídatelných řešení s rozumným očekáváním úspěchu. KSR, 2007 Pokud je řešení nepředvídatelné a je nalezeno experimentálně, a ještě lépe, je-li samotná existence řešení (vhodný rozsah) nepředvídatelná.
Známá práce v jedné oblasti snažení může podnítit její variace pro použití buď ve stejné oblasti, nebo v jiné oblasti založené na pobídkách k designu nebo jiných tržních silách, pokud jsou varianty předvídatelné odborníkovi v oboru. KSR, 2007 Použití techniky, i když je známá v jiné oblasti, ke zlepšení nepodobných zařízení (metod, produktů), pokud „skutečná aplikace přesahuje jeho dovednosti“ (KSR) = tj. Variace jsou nepředvídatelné.
Pokud je dílo k dispozici v jedné oblasti snažení, mohou pobídky k designu a další tržní síly podnítit jeho variace, a to buď ve stejné oblasti, nebo v jiné oblasti. Pokud osoba s běžnými dovednostmi dokáže implementovat předvídatelnou změnu, § 103 pravděpodobně omezuje její patentovatelnost. Sakraida v.AG Pro, Inc. (1976) Dlouho pociťované, ale nevyřešené potřeby (Graham), pokud tyto potřeby nebudou vyřešeny nově veřejně zveřejněnou metodou (s předvídatelným rozsahem nároků)
pokud byla k vylepšení jednoho zařízení použita nějaká technika a PHOSITA by uznala, že by podobná zařízení vylepšila stejným způsobem, je použití této techniky zřejmé pokud skutečná aplikace [techniky] nepřekračuje dovednost [PHOSITA] ... (Sakraida)
ačkoli „nárokovaný systém„ bezpochyby jde o velké pohodlí, přináší požadovaný výsledek levnějším a rychlejším způsobem a těší se komerčnímu úspěchu “,„ neprodukoval novou nebo jinou funkci “, a proto nebyl patentovatelný.Sakraida v. AG Pro , Inc. (1976) obchodní úspěch (Graham)
v příslušných funkcích prvků kombinace nedojde ke změně; toto konkrétní použití montáže starých prvků by bylo zřejmé každému odborníkovi v oboru mechanických aplikací. Sakraida v.AG Pro, Inc. (1976) obchodní úspěch (Graham)
v příslušných funkcích prvků kombinace nedojde ke změně; toto konkrétní použití montáže starých prvků by bylo zřejmé každému odborníkovi v oboru mechanických aplikací. Sakraida v.AG Pro, Inc. (1976) uplynulý čas mezi dosavadním stavem techniky a datem podání patentu (Leo Pharm. Prods., Ltd. v. Rea, 726 F.3d 1346, 1350 (Fed. Cir. 2013))
Nějaká výuka, návrh nebo motivace v dosavadním stavu techniky, která by vedla běžného odborníka k úpravě odkazu na dosavadní stav techniky nebo ke kombinování odkazů na dosavadní stav techniky k dosažení nárokovaného vynálezu. KSR, 2007 Dosavadní stav techniky učí od nárokovaného řešení.
obchodní úspěch sám o sobě není dostatečný (Sakraida v. AG Pro, Inc. 1976) komerční úspěch (Graham, 1966)
(téměř) současný vynález od dvou nebo více nezávislých vynálezců dlouho pociťovaná potřeba řešení skutečného problému, který byl uznán v dosavadním stavu techniky nebo v průmyslu. (Graham)
2006 až do současnosti: období po KSR

Od roku 2016 jsou pokyny pro zjištění zjevnosti prima facie case přijaté USPTO na základě rozhodnutí KSR v. Teleflex následující:

  1. Kombinování prvků podle dosavadního stavu techniky podle známých metod pro získání předvídatelných výsledků;
  2. Jednoduché nahrazení jednoho známého prvku jiným za získání předvídatelných výsledků;
  3. Použití známé techniky ke stejnému zlepšení podobných zařízení (metod nebo produktů);
  4. Aplikování známé techniky na známé zařízení (metodu nebo produkt) připravené ke zlepšení, aby přineslo předvídatelné výsledky;
  5. „Je zřejmé vyzkoušet“ - výběr z konečného počtu identifikovaných, předvídatelných řešení s rozumným očekáváním úspěchu;
  6. Známá práce v jedné oblasti úsilí může podnítit její variace pro použití buď ve stejné oblasti, nebo v jiné oblasti založené na pobídkách k designu nebo jiných tržních silách, pokud jsou varianty předvídatelné odborníkům v oboru;
  7. Nějaká výuka, návrh nebo motivace v dosavadním stavu techniky, která by vedla běžného odborníka k úpravě odkazu na dosavadní stav techniky nebo ke kombinování odkazů na dosavadní stav techniky k dosažení nárokovaného vynálezu.

Rozhodnutí KSR bylo kritizováno, protože zjevně nahradilo požadavek neobjasnění požadavkem nepředvídatelnosti, čímž znesnadnilo získání patentů na předvídatelné umění a vytvořilo rozpor s některými Grahamovými faktory, jako jsou „selhání ostatní “.

Směrnice Graham a KSR nebyly ovlivněny americkým zákonem o vynálezech , a to navzdory změně obecného pravidla 35 USC § 103, které definuje požadavek na nezjistitelnost účinný od 16. března 2013:

STARÝ

Patent nemusí být možné získat, i když vynález není totožně popsán ani popsán, jak je uvedeno v oddíle 102 tohoto titulu, pokud jsou rozdíly mezi předmětem, který má být patentován, a dosavadním stavem techniky takové, že PŘEDMĚT JAKO CELÝ byly v době, kdy byl vynález vytvořen, osobě, která má běžné dovednosti v oboru, kterého se předmět týká.

NOVÝ

Patent na nárokovaný vynález nemusí být získán, přestože nárokovaný vynález není identicky popsán, jak je uvedeno v oddíle 102, pokud jsou rozdíly mezi nárokovaným vynálezem a dosavadním stavem techniky takové, že by VYHLEDÁVANÝ VYNÁLEZ JAKO CELÝ zřejmé PŘED DATEM ÚČINNÉHO PODÁNÍ ZÍSKANÉHO VYNÁLEZU osobě, která má běžné znalosti v oboru, kterého se předmět týká.

Viz také

Reference

Další čtení

externí odkazy